Eine Marke muss Unterscheidungskraft besitzen – Was bedeutet das?

Die abstrakte Unterscheidungskraft eines Zeichens

§ 3 Abs. 1 MarkenG schreibt vor, dass Zeichen nur dann als Marken geschützt werden können, wenn die Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Im Zuge eines Prüfungsverfahrens, ob ein bestimmtes Zeichen in das Markenregister eingetragen werden kann oder nicht, prüft das Patentamt an dieser Stelle die rein abstrakte Fähigkeit des jeweiligen Zeichens, für irgendeine Ware oder Dienstleistung als Unterscheidungsmerkmal zum Zwecke der Abgrenzung zu Waren oder Dienstleistungen eines anderen Unternehmens zu dienen. Ein nicht einmal abstrakt unterscheidungskräftiges Zeichen ist nicht eintragungsfähig.

Diese rein abstrakte Eignung eines Zeichens zur Unterscheidung ist aber regelmäßig bei so gut wie jedem Zeichen gegeben. In der Praxis kommt es daher fast nie vor, dass vom Deutschen Patentamt die abstrakte Unterscheidungskraft eines Zeichens im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG verneint wird.

Die konkrete Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Eine wesentlich höhere Hürde auf dem Weg zu einer eingetragenen Marke stellt im Einzelfall das in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG enthaltene Erfordernis dar, wonach eine Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, eine konkrete Unterscheidungskraft besitzen muss.

Im Gegensatz zur nur abstrakten Unterscheidungseignung nach § 3 Abs. 1 MarkenG muss bei der konkreten Unterscheidungskraft nachgewiesen werden, dass die Marke geeignet ist, „vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet“ (BGH, Beschluss vom 14. 1. 2010 - I ZB 32/09).

Dabei wird von den Gerichten bei der Prüfung der konkreten Unterscheidungseignung einer Marke grundsätzlich ein großzügiger Maßstab angelegt. Jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft einer Marke genügt, um die Eintragungsfähigkeit zu bejahen (BGH, a.a.O.).

Die Unterscheidungskraft eines Zeichens in Bezug zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Dienstleistung darf jedoch nicht völlig fehlen.

Im Grundsatz geht es bei der konkreten Unterscheidungseignung einer Marke um die Fähigkeit des Zeichens, den betroffenen Verkehrskreisen die Herkunft eines Produktes oder einer Dienstleistung aus einem ganz bestimmten Betrieb aufzuzeigen. Eine Marke dient im Rechtsverkehr gleichsam als Wegweiser zu einer bestimmten Ware. Wenn ein Zeichen aber diese Wegweiserfunktion nicht wahrnehmen kann, da es absolut beliebig ist und keinerlei Unterscheidungskraft besitzt, ist ihm der markenrechtliche Schutz zu versagen.

So wird beispielsweise die Anmeldung einer Marke „Die reife Tomate“ für den eigenen Gemüsegroßhandel regelmäßig ebenso unter anderem an der fehlenden Unterscheidungskraft scheitern wie die Marke „Der Reifen“ für einen Reifenfachhandel.

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist nach der Rechtsprechung zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (EuGH, Urteil vom 21. 1. 2010 - C-398/08 P).

Es liegt auf der Hand, dass die Rechtsprechung zu Fragen der konkreten Unterscheidungskraft in Anbetracht der eher vagen gesetzlichen Vorgaben schwankend ist und auch immer wieder Veränderungen erfährt. Man darf im Einzelfall nicht erwarten, dass die Unterscheidungseignung eines Zeichens von den Gerichten mit mathematischer Genauigkeit beurteilt wird und Gerichtsentscheidungen entsprechend vorhersehbar sind.

Es haben sich allerdings Fallgruppen herausgebildet, bei denen die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass die konkrete Unterscheidungseignung eines Zeichens von der Eintragungsbehörde und nachfolgend auch den Gerichten verneint wird.

Beschreibende Marken

Zeichen, die nur die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben und den angesprochenen Verkehrskreisen keinerlei Hinweis auf einen bestimmten Produzenten oder Anbieter gibt, sind nicht unterscheidungskräftig und können nicht als Marke geschützt werden.

So hat der Bundesgerichtshof zum Beispiel für die für Lebensmittel (bereits eingetragene!) Marke „marktfrisch“ entschieden, dass sie nicht geeignet ist, die überwiegende Anzahl der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen sei, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (BGH, Beschluss vom 1. 3. 2001 - I ZB 42/98). Die Marke erschöpfe sich „in Sachaussagen über diese Waren und Dienstleistungen“. Die Marke „marktfrisch“ musste entsprechend gelöscht werden.

Ähnlich erging es den Anmeldern einer Marke „Die alten Hasen“ für den Bereich der Unternehmensberatung. Auch dieser Kombination von Worten fehlte nach Meinung des Bundespatentgerichts die Unterscheidungskraft (BPatG, Beschluss vom 23.10.2007, 33 W (pat) 133/05). „Die alten Hasen“ wurden in das Markenregister erst gar nicht eingetragen.

Wenn ein Zeichen also lediglich aus einem umgangssprachlich gebrauchten Wort besteht und vom Rechtsverkehr lediglich im Sinne seiner herkömmlichen Bedeutung und gerade nicht im Sinne eines Hinweises auf die Herkunft des Produktes aus einem bestimmten Betrieb verstanden wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Eintragung des Zeichens als Marke untersagt wird.

Werbeslogans und Werbeschlagwörter

Zu Problemen mit dem Kriterium der fehlenden Unterscheidungskraft ist es in der Vergangenheit auch immer wieder in Zusammenhang mit dem Versuch gekommen, reine Werbeslogans und Werbeschlagwörter als Marke eintragen zu lassen. Zwar reicht es für eine Untersagung der Eintragung einer Marke nach der Rechtsprechung nicht aus, wenn eine Marke von den beteiligten Verkehrskreisen vorzugsweise als Werbeslogan aufgefasst wird. Jedoch muss auch ein Werbeslogan als Hinweis auf einen bestimmten Herstellerbetrieb verstanden werden können und darf sich nicht nur in Allgemeinplätzen über die Vorzüge eines Produktes ergehen.

Die Unterscheidungseignung eines Werbeslogans kann nach Auffassung des EuGH aber dann angenommen werden, wenn die werbliche Aussage ein Wortspiel darstellt oder als „phantasievoll, überraschend und unerwartet und damit merkfähig aufgefasst werden kann“ (EuGH, Urteil vom 21. 1. 2010 - C-398/08 P).

Bei Verkehrsdurchsetzung einer Marke ist fehlende Unterscheidungskraft nicht entscheidend

Das Erfordernis der Unterscheidungskraft einer Marke kann nach § 8 Abs. 3 MarkenG dann vernachlässigt werden, wenn der Anmelder den Nachweis erbringt, dass sich die von ihm zur Anmeldung gestellte (und nicht unterscheidungskräftige) Marke im Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis bereits durchgesetzt hat.

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